Los derechos de marca son de naturaleza territorial y se otorgan en la jurisdicción donde se solicitan y registran según sus leyes y prácticas. En principio, una marca debe registrarse en cada jurisdicción donde el propietario desea obtener protección bajo las leyes nacionales para la marca.
La Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) – El Sistema de Madrid
El Sistema de Madrid (incluido el Acuerdo de Madrid y el Protocolo) proporciona un mecanismo para el registro de una marca en el registro de la OMPI, ampliamente considerado como un registro internacional. Sin embargo, un registro internacional no otorga protección de marca a nivel mundial. En cambio, una extensión de protección de dicha marca en múltiples jurisdicciones debe designarse para cada jurisdicción concerniente. El proceso de un registro internacional busca facilitar el registro y la gestión de marcas en múltiples jurisdicciones bajo una única solicitud. El Sistema de Madrid tiene 106 miembros y cubre 122 países, incluida China.
Los propietarios de marcas pueden presentar una solicitud internacional a través de la oficina de marcas donde la marca se registró por primera vez y designar una o más partes contratantes en las que se busca protección. La oficina de marcas de cada parte contratante designada examina la solicitud internacional de acuerdo con sus leyes y prácticas nacionales de marcas registradas. Los propietarios de marcas también pueden gestionar sus carteras de marcas mantenidas en diferentes jurisdicciones a través de la OMPI.
Aplicación del Sistema de Madrid a Hong Kong
El gobierno de Hong Kong ha introducido el Proyecto de Ley de Enmienda de Marcas Registradas 2019 para enmendar la Ordenanza de Marcas Registradas (Capítulo 559) y la legislación subsidiaria para implementar el registro internacional de marcas en y desde Hong Kong bajo el Protocolo de Madrid.
Esto permitirá que un solicitante de marca en Hong Kong presente una solicitud de registro internacional de marcas con el Registro de Marcas de Hong Kong y designe una o más jurisdicciones al Protocolo de Madrid en las que se busca protección. Del mismo modo, un propietario de marca en otra parte contratante del Protocolo de Madrid puede presentar ante la oficina de marcas local una solicitud de registro internacional de una marca y designar "Región Administrativa Especial de Hong Kong de China" para buscar protección de la marca en Hong Kong. Con la implementación del Protocolo de Madrid en Hong Kong, un propietario de marca extranjero que busque protección en Hong Kong y también en el Continente podrá designar ambos lugares en una única solicitud internacional.
La aplicación del Acuerdo y Protocolo de Madrid se había pospuesto para aplicar a Hong Kong bajo la membresía de China desde la transferencia en 1997. Según el resumen legislativo del proyecto de ley que propone realizar cambios relevantes a la Ordenanza de Marcas Registradas y la legislación subsidiaria, el Gobierno Popular Central ha indicado su apoyo en principio a la aplicación propuesta del Protocolo de Madrid a Hong Kong. El gobierno de Hong Kong está intentando aprobar este proyecto de ley en el período legislativo actual antes de las elecciones en septiembre. Sin embargo, se estima que una implementación efectiva que incluya reglas y procedimientos solo será posible a más tardar en 2022-23.
Como el Protocolo de Madrid es un acuerdo internacional, no es aplicable a designaciones mutuas entre el Continente y Hong Kong. En otras palabras, un propietario de marca en Hong Kong no puede solicitar un registro internacional en el Continente y viceversa. El gobierno señaló que continuarían discutiendo con las autoridades continentales relevantes sobre la posibilidad de establecer arreglos administrativos separados para facilitar solicitudes recíprocas por parte de solicitantes de Hong Kong y del Continente, mientras se avanza con la implementación del Protocolo de Madrid en Hong Kong.
La implementación del Protocolo de Madrid es sin duda un paso muy tardío y necesario para un centro comercial internacional. No incluir un régimen similar para registros transfronterizos de marcas con la China continental, el socio comercial más importante de Hong Kong, limita la efectividad y relevancia.
Marcas Registradas en China
A menudo se nos pregunta si un registro internacional en China bajo el Sistema de Madrid es más fácil que un registro nacional. Nuestro consejo preliminar es registrar una marca en chino. El registro de una marca en caracteres latinos, como sería el caso de un registro internacional ya que el registro de origen probablemente estaría en EE. UU. o Europa, no protege automáticamente la marca contra el uso o registro de la misma o una marca similar escrita en chino. Si no existe un nombre existente con caracteres chinos para una marca extranjera, es muy probable que uno sea adoptado por los consumidores chinos mediante traducción o transliteración. Ejemplos de 'Quaker' es '老人牌' que se traduce como 'marca de hombre viejo' y 'Ralph Lauren' es '三脚马' que se traduce como 'caballo de tres patas' – evidencia de que una adopción local puede no necesariamente transmitir la imagen de marca pretendida. China requiere que los productos vendidos en el país tengan nombres con caracteres chinos. Al no registrar una marca, se corre el riesgo de un registro de mala fe que podría ver prohibida a una marca extranjera de usar su propio nombre de marca. China tiene un régimen de 'primero en presentar' y a pesar de las mejoras en los últimos años, sigue siendo notorio por sus dificultades en la aplicación de la infracción de propiedad intelectual.
En 2015, 'New Balance', el productor de artículos deportivos y zapatos, perdió un caso de marca donde un individuo chino había registrado el nombre chino '新百伦' ('Xin Bailun'). Como 'New Balance' también usaba este nombre para sus productos en China, el Tribunal Intermedio de Guangzhou dictaminó que 'New Balance' infringió los derechos del individuo chino y tuvo que pagar RMB 98 millones (aproximadamente EUR 13.5 millones) en daños, emitir una disculpa pública y no se le permitió usar el nombre chino '新百伦' más. china-iprhelpdesk.eu
Al presentar una marca nacional en China, la clasificación y descripción del bien o servicio pueden necesitar ser revisadas. Aunque China esencialmente adoptó la 'Clasificación de Niza' de la OMPI, su propia subagrupación específica de clases puede resultar en una cobertura diferente. Por ejemplo, la mayoría de las oficinas de marcas siguen la práctica de mejorar las 'Clasificaciones de Niza' y definir un producto o bien específicamente, mientras que China acepta la 'Clasificación de Niza' textualmente. Seguir simplemente un registro extranjero anterior puede resultar en una denegación de registro por clasificaciones no estándar y potencialmente dejar brechas en la cobertura del producto.
Si existe un posible registro de mala fe, una reclamación de prioridad a través de un sistema de registro internacional podría permitir registrar su marca primero y asegurar derechos de protección. Por lo tanto, si registrar una marca internacional o nacional dependerá de las circunstancias. Es muy posible que perseguir el registro de ambos al mismo tiempo sea lo mejor.
En cualquier caso, el registro de una marca debe ser una de las primeras cosas que hacer al considerar negocios en y con China ya que tomará un promedio de 12 a 18 meses para registrar una marca nacional o internacional.
