Права на товарные знаки носят территориальный характер и предоставляются в юрисдикции, где они поданы для регистрации в соответствии с ее законами и практикой. В принципе, товарный знак необходимо регистрировать в каждой юрисдикции, где владелец желает получить защиту согласно внутренним законам о товарных знаках.
Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности («ВОИС») – Мадридская система
Мадридская система (включая Мадридское соглашение и Протокол) предоставляет механизм регистрации товарного знака в реестре ВОИС, который широко считается международной регистрацией. Однако международная регистрация не обеспечивает глобальной защиты товарных знаков. Вместо этого расширение защиты такого товарного знака в нескольких юрисдикциях должно быть назначено каждой соответствующей юрисдикции. Процесс международной регистрации направлен на содействие регистрации и управлению товарными знаками в нескольких юрисдикциях по одной единой заявке. Мадридская система имеет 106 членов и охватывает 122 страны, включая Китай.
Владельцы товарных знаков могут подать международную заявку через ведомство по товарным знакам, где знак был впервые зарегистрирован, и назначить одну или более договаривающихся сторон, в которых испрашивается защита. Ведомство по товарным знакам каждой назначенной договаривающейся стороны рассматривает международную заявку в соответствии со своими внутренними законами и практикой о товарных знаках. Владельцы товарных знаков также могут управлять своими портфелями товарных знаков, поддерживаемыми в различных юрисдикциях, через ВОИС.
Применение Мадридской системы к Гонконгу
Правительство Гонконга внесло законопроект о поправках к Закону о товарных знаках 2019 года (Trade Marks (Amendment) Bill 2019) для внесения изменений в Закон о товарных знаках (Глава 559) и вспомогательное законодательство с целью внедрения международной регистрации товарных знаков в Гонконге и из Гонконга согласно Мадридскому протоколу.
Это позволит заявителю товарного знака в Гонконге подать заявку на международную регистрацию товарного знака через Регистратор товарных знаков Гонконга и назначить одну или несколько юрисдикций Мадридского протокола, в которых испрашивается защита. Аналогично, владелец товарного знака в другой договаривающейся стороне Мадридского протокола может подать заявку в местное ведомство по товарным знакам на международную регистрацию товарного знака и назначить «Гонконгский административный район Китая» для получения защиты товарного знака в Гонконге. После внедрения Мадридского протокола в Гонконге иностранный владелец товарного знака, желающий получить защиту как в Гонконге, так и на материке, сможет назначить оба места в одной единой международной заявке.
Применение Мадридского соглашения и Протокола к Гонконгу было отложено из-за членства Китая с момента передачи суверенитета в 1997 году. Согласно законодательной записке законопроекта, предлагающего соответствующие изменения в Закон о товарных знаках и вспомогательное законодательство, Центральное народное правительство заявило о своей принципиальной поддержке предлагаемого применения Мадридского протокола к Гонконгу. Правительство Гонконга пытается принять этот закон в текущем законодательном периоде до выборов в сентябре. Однако предполагается, что эффективное внедрение, включая правила и процедуры, будет возможно не ранее 2022-23 годов.
Поскольку Мадридский протокол является международным соглашением, он не применим к взаимным назначениям между материковой частью Китая и Гонконгом. Иными словами, владелец товарного знака в Гонконге не может подать заявку на международную регистрацию в материковой части Китая, и наоборот. Правительство отметило, что продолжит обсуждать с соответствующими властями материковой части возможность создания отдельных административных механизмов для содействия взаимным заявкам заявителей из Гонконга и материка, одновременно продвигая внедрение Мадридского протокола в Гонконге.
Внедрение Мадридского протокола — это, безусловно, давно назревший и необходимый шаг для международного торгового центра. Неспособность включить аналогичный режим для трансграничной регистрации товарных знаков с материковым Китаем, самым важным торговым партнером Гонконга, ограничивает эффективность и актуальность.
Товарные знаки в Китае
Нас часто спрашивают, легче ли зарегистрировать международный товарный знак в Китае по Мадридской системе, чем национальную регистрацию. Наш предварительный совет — регистрировать товарный знак на китайском языке. Регистрация товарного знака на латинице, как это обычно бывает при международной регистрации, где исходная регистрация, вероятно, будет в США или Европе, не обеспечивает автоматической защиты товарного знака от использования или регистрации того же или похожего товарного знака, написанного на китайском языке. Если у иностранного бренда нет существующего названия на китайских иероглифах, очень вероятно, что оно будет принято китайскими потребителями путем перевода или транслитерации. Примеры: «Quaker» — это «老人牌», что переводится как «бренд старого человека», а «Ralph Lauren» — это «三脚马», что переводится как «трехногая лошадь» — доказательства того, что местное принятие не обязательно передает предполагаемый имидж бренда. Китай требует, чтобы продукты, продаваемые в стране, имели названия на китайских иероглифах. Непринятие регистрации товарного знака создает риск недобросовестной регистрации, которая может привести к запрету иностранного бренда использовать собственное название бренда. В Китае действует режим «первым подал — первым получил», и, несмотря на улучшения за последние годы, он все еще известен сложностями в обеспечении защиты прав интеллектуальной собственности.
В 2015 году компания «New Balance», производитель спортивной одежды и обуви, проиграла судебное дело, где китайский гражданин зарегистрировал китайское название «新百伦» («Синь Байлун»). Поскольку «New Balance» также использовала это название для своих товаров в Китае, Народный суд первой инстанции Гуанчжоу постановил, что «New Balance» нарушила права китайского гражданина и должна была выплатить 98 млн юаней (примерно 13,5 млн евро) в качестве компенсации, опубликовать публичное извинение и больше не использовать китайское название «新百伦». china-iprhelpdesk.eu
При подаче национальной заявки на товарный знак в Китае классификация и описание товара или услуги могут потребовать пересмотра. Хотя Китай по существу принял «Классификацию Ниццы» ВОИС, собственная специфическая группировка классов Китая может привести к разному охвату. Например, большинство ведомств по товарным знакам следуют практике улучшения «Классификации Ниццы» и определяют продукт или товар конкретно, тогда как Китай принимает «Классификацию Ниццы» дословно. Следование просто предыдущей иностранной регистрации может привести к отказу в регистрации из-за нестандартных классификаций и потенциально оставить пробелы в охвате продукции.
Если существует риск недобросовестной регистрации, приоритетная заявка через систему международной регистрации может позволить зарегистрировать товарный знак первым и обеспечить права на защиту. Таким образом, выбор между регистрацией международного или национального товарного знака будет зависеть от обстоятельств. Возможно, преследование регистрации обоих одновременно является лучшим вариантом.
В любом случае, регистрация товарного знака должна быть одним из первых действий при рассмотрении бизнеса в Китае и с Китаем, так как средняя продолжительность регистрации как национального, так и международного товарного знака составляет 12–18 месяцев.
