香港實施馬德里議定書及中國商標

香港實施馬德里議定書及中國商標

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商標權本質上具有地域性,乃根據其法律及慣例在申請及註冊的管轄區內授予。原則上,商標擁有人如欲在國內法下就商標獲得保護,須於各管轄區分別註冊商標。

世界知識產權組織(「WIPO」)國際局 – 馬德里體系

馬德里體系(包括《馬德里協定》及《議定書》)提供了一項機制,可在 WIPO 的登記冊中註冊商標,被廣泛視為國際註冊。然而,國際註冊並不賦予全球商標保護。相反,必須向各有關管轄區指定延伸保護該商標。國際註冊的程序旨在透過單一申請,促進在多管轄區內註冊及管理商標。馬德里體系擁有 106 個成員國及地區,涵蓋 122 個國家,包括中國。

商標擁有人可透過商標首次註冊的商標處提交國際申請,並指定一個或多個締約方以尋求保護。各指定締約方的商標處將根據其國內商標法律及慣例審查國際申請。商標擁有人亦可透過 WIPO 管理其在不同管轄區維持的商標組合。

馬德里體系在香港的應用

香港政府已引入《2019 年商標(修訂)條例草案》,以修訂《商標條例》(第 559 章)及附屬法例,實施在及自香港根據《馬德里議定書》進行的國際商標註冊。

這將允許香港的商標申請人向香港商標註冊處提交國際商標註冊申請,並指定一個或多個《馬德里議定書》下的管轄區以尋求保護。同樣地,《馬德里議定書》另一締約方的商標擁有人可向當地商標處提交商標國際註冊申請,並指定「中華人民共和國香港特別行政區」以在香港尋求商標保護。隨著《馬德里議定書》在香港實施,尋求在港及內地保護的海外商標擁有人將能夠在單一國際申請中指定這兩個地方。

由於中國於 1997 年主權移交後加入成員國,《馬德里協定》及《議定書》適用於香港的申請曾被推遲。根據建議對《商標條例》及附屬法例作出相關變動的法案立法摘要,中央人民政府已表示原則上支持將《馬德里議定書》應用於香港。香港政府正試圖在 9 月選舉前的當前立法會期內通過該法案。然而,據估計,包括規則及程序在內的實際實施最早亦要至 2022-23 年方可實現。

由於《馬德里議定書》是一項國際協議,它不適用於內地與香港之間的相互指定。換言之,香港商標擁有人不能向內地提交國際註冊申請,反之亦然。政府指出,他們將繼續與相關內地當局討論設立單獨行政安排的可能性,以促進香港及內地申請人的互惠申請,同時推進《馬德里議定書》在香港的實施。

對於一個國際貿易樞紐而言,《馬德里議定書》的實施無疑是遲來但必要的一步。若未能為與中國內地(香港最重要的貿易夥伴)之間的跨境商標註冊設立類似制度,將限制其有效性及相關性。

中國的商標

我們經常被問及一個問題:在《馬德里體系》下於中國的國際註冊是否比國家註冊更容易。我們的初步建議是註冊中文商標。以羅馬字體註冊商標(國際註冊的情況通常如此,因為原屬國註冊可能是在美國或歐洲),並不會自動保護該商標免受使用或註冊相同或相似的中文書寫商標。如果外國品牌沒有現有的中文名稱,中國消費者很可能會透過翻譯或音譯採用一個名稱。例如「Quaker」是「老人牌」,意譯為「老人品牌」;「Ralph Lauren」是「三腳馬」,意譯為「三腳馬」——這證明本地採用未必能傳達預期的品牌形象。中國要求在本國銷售的產品必須有中文名稱。不註冊商標可能會面臨惡意註冊的風險,導致外國品牌被禁止使用其自有品牌名稱。中國實行「先申請原則」,儘管過去幾年有所改善,但在知識產權侵權執法方面仍臭名昭著。

2015 年,運動用品及鞋履生產商「New Balance」在一個商標案件中敗訴,一名中國個人註冊了中文名稱「新百倫」('Xin Bailun')。由於「New Balance」亦在中國使用該名稱,廣州中級人民法院裁定「New Balance」侵權中國個人的權利,須賠償人民幣 9,800 萬元(約歐元 1,350 萬元),發表公開道歉,且不得再使用中文名稱「新百倫」。[china-iprhelpdesk.eu]

在提交中國國家商標時,可能需要審查商品或服務的類別及描述。雖然中國基本上採用了 WIPO 的「尼斯分類」,但中國自己的類別子分組可能會導致不同的涵蓋範圍。例如,大多數商標處遵循增強「尼斯分類」的慣例並具體定義產品或商品,而中國則逐字接受「尼斯分類」。僅跟隨之前的海外註冊可能會因非標準類別而被拒絕註冊,並可能留下產品涵蓋範圍的缺口。

若存在潛在的惡意註冊風險,透過國際註冊系統提出優先權申索或許能夠率先註冊其商標並確保保護權利。因此,選擇註冊國際商標還是國家商標將取決於具體情況。同時進行兩者的註冊或許是最佳方案。

無論如何,考慮在與中國進行業務時,註冊商標應是最早進行的事項之一,因為註冊國家或國際商標平均需要 12 至 18 個月。

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