Les droits de marque sont de nature territoriale et sont accordés dans la juridiction où ils sont demandés et enregistrés conformément à ses lois et pratiques. En principe, une marque doit être enregistrée dans chaque juridiction où le titulaire souhaite obtenir une protection en vertu des lois nationales pour la marque.
Le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (« OMPI ») – Le Système de Madrid
Le Système de Madrid (incluant l'Arrangement et le Protocole de Madrid) fournit un mécanisme pour l'enregistrement d'une marque au registre de l'OMPI, largement considéré comme un enregistrement international. Cependant, un enregistrement international ne confère pas une protection mondiale des marques. Au contraire, une extension de protection de telle marque dans plusieurs juridictions doit être désignée à chaque juridiction concernée. Le processus d'un enregistrement international vise à faciliter l'enregistrement et la gestion des marques dans plusieurs juridictions sous une seule demande unique. Le Système de Madrid compte 106 membres et couvre 122 pays, y compris la Chine.
Les titulaires de marques peuvent déposer une demande internationale via le bureau des marques où la marque est d'abord enregistrée et désigner un ou plusieurs parties contractantes dans lesquelles la protection est recherchée. Le bureau des marques de chaque partie contractante désignée examine la demande internationale conformément à ses lois nationales sur les marques et pratiques. Les titulaires de marques peuvent également gérer leurs portefeuilles de marques maintenus dans différentes juridictions via l'OMPI.
Application du Système de Madrid à Hong Kong
Le gouvernement de Hong Kong a introduit le projet de loi sur les marques (amendement) 2019 pour amender l'Ordonnance sur les marques (chapitre 559) et la législation subsidiaire afin de mettre en œuvre l'enregistrement international des marques à partir de Hong Kong et dans ce territoire sous le Protocole de Madrid.
Cela permettra à un demandeur de marque à Hong Kong de déposer une demande d'enregistrement international de marque auprès du Registre des marques de Hong Kong et de désigner une ou plusieurs juridictions au Protocole de Madrid dans lesquelles la protection est recherchée. De même, un titulaire de marque dans une autre partie contractante au Protocole de Madrid peut déposer auprès du bureau local des marques une demande d'enregistrement international d'une marque et désigner « Région administrative spéciale de Hong Kong de Chine » pour chercher la protection de la marque à Hong Kong. À la mise en œuvre du Protocole de Madrid à Hong Kong, un titulaire de marque étranger cherchant une protection à Hong Kong ainsi que sur le continent pourra désigner les deux endroits dans une seule demande internationale unique.
L'application de l'Arrangement et du Protocole de Madrid avait été reportée pour s'appliquer à Hong Kong sous l'adhésion de la Chine depuis le transfert en 1997. Selon le résumé législatif du projet de loi proposant d'apporter des modifications pertinentes à l'Ordonnance sur les marques et à la législation subsidiaire, le gouvernement central populaire a indiqué son soutien de principe à l'application proposée du Protocole de Madrid à Hong Kong. Le gouvernement de Hong Kong tente de faire passer ce projet de loi dans la période législative actuelle avant les élections en septembre. Cependant, il est estimé qu'une mise en œuvre effective incluant des règles et procédures n'est réalisable que le plus tôt possible en 2022-23.
Comme le Protocole de Madrid est un accord international, il ne s'applique pas aux désignations mutuelles entre le continent et Hong Kong. En d'autres termes, un titulaire de marque à Hong Kong ne peut pas déposer une demande d'enregistrement international sur le continent et vice versa. Le gouvernement a noté qu'ils continueraient à discuter avec les autorités continentales compétentes sur la possibilité de mettre en place des arrangements administratifs séparés pour faciliter les demandes réciproques par les demandeurs de Hong Kong et du continent, tout en procédant à la mise en œuvre du Protocole de Madrid à Hong Kong.
La mise en œuvre du Protocole de Madrid est certainement une étape longtemps attendue et nécessaire pour un hub commercial international. Ne pas inclure un régime similaire pour les enregistrements transfrontaliers de marques avec la Chine continentale, le partenaire commercial le plus important de Hong Kong, limite l'efficacité et la pertinence.
Marques en Chine
On nous pose souvent la question de savoir si un enregistrement international en Chine sous le Système de Madrid est plus facile qu'un enregistrement national. Notre conseil préliminaire est d'enregistrer une marque en chinois. L'enregistrement d'une marque en caractères latins, comme ce serait le cas pour un enregistrement international car l'enregistrement d'origine serait probablement aux États-Unis ou en Europe, ne protège pas automatiquement la marque contre l'utilisation ou l'enregistrement de la même marque similaire écrite en chinois. S'il n'y a pas de nom de caractère chinois existant pour une marque étrangère, il est très probable qu'un sera adopté par les consommateurs chinois par le biais de traduction ou de translittération. Les exemples de 'Quaker' sont '老人牌' qui se traduit par 'marque vieil homme' et 'Ralph Lauren' est '三脚马' qui se traduit par 'cheval à trois pattes' – preuve qu'une adoption locale ne transmet pas nécessairement l'image de marque souhaitée. La Chine exige que les produits vendus dans le pays aient des noms en caractères chinois. Ne pas enregistrer une marque risque un enregistrement de mauvaise foi qui pourrait voir une marque étrangère interdite d'utiliser son propre nom de marque. La Chine a un régime de « premier déposant » et malgré les améliorations au cours des dernières années, est toujours réputée pour ses difficultés dans l'application de la propriété intellectuelle.
En 2015, 'New Balance', le producteur de biens sportifs et de chaussures, a perdu une affaire de marque où un individu chinois avait enregistré le nom chinois '新百伦' ('Xin Bailun'). Comme 'New Balance' utilisait également ce nom pour leurs marchandises en Chine, la Cour intermédiaire de Guangzhou a statué que 'New Balance' portait atteinte aux droits de l'individu chinois et devait payer 98 millions RMB (environ 13,5 millions EUR) en dommages-intérêts, publier une excuse publique et n'était pas autorisé à utiliser le nom chinois '新百伦' plus tard. [china-iprhelpdesk.eu]
Lors du dépôt d'une marque nationale en Chine, la classification et la description de la marchandise ou du service peuvent nécessiter un examen. Bien que la Chine ait essentiellement adopté la « Classification de Nice » par l'OMPI, le sous-groupe spécifique propre à la Chine des classes peut entraîner une couverture différente. Par exemple, la plupart des bureaux de marques suivent la pratique d'améliorer les « Classifications de Nice » et définissent un produit ou une marchandise spécifiquement tandis que la Chine accepte la « Classification de Nice » verbatim. Suivre simplement un enregistrement étranger précédent peut entraîner un refus d'enregistrement pour des classifications non standard et potentiellement laisser des lacunes dans la couverture du produit.
S'il y a un enregistrement potentiel de mauvaise foi, une revendication de priorité via un système d'enregistrement international peut permettre d'enregistrer sa marque en premier et de sécuriser les droits de protection. Par conséquent, s'il faut enregistrer une marque internationale ou nationale dépendra des circonstances. Il se peut bien que poursuivre l'enregistrement des deux en même temps soit le meilleur.
Dans tous les cas, l'enregistrement d'une marque devrait être l'une des premières choses à faire lors de la considération d'activités commerciales en et avec la Chine car cela prendra une moyenne de 12 à 18 mois pour enregistrer soit une marque nationale soit une marque internationale.
